Правовые аспекты коммерциализации имущественных прав интеллектуальной собственности в Украине

11.05.2015

Правовые аспекты коммерциализации имущественных прав интеллектуальной собственности в Украине

Жизненный цикл объектов интеллектуальной собственности условно можно разделить на три этапа. На первом этапе появляется замысел, происходит разработка и создание объекта интеллектуальной собственности. Второй этап начинается с подачи заявления в национального и / или международного охранного ведомства и заканчивается получением охранного документа. На третьем этапе происходит процесс коммерциализации прав на объект интеллектуальной собственности.

Именно на этапе коммерциализации происходит процесс привлечения объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот и использование этих объектов в хозяйственной деятельности в качестве нематериального актива.

Целью коммерциализации интеллектуальной собственности является получение прибыли за счет использования имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности или за счет передачи прав на их использование другим лицам.

Коммерциализация интеллектуальной собственности имеет ряд практических преимуществ, из которых:

• После коммерциализации можно получать доходы за передачу права пользования объектами интеллектуальной собственности;
• После коммерциализации объекты интеллектуальной собственности можно внести в уставный капитал предприятия без привлечения реальных денежных средств;
• После коммерциализации интеллектуальной собственности можно использовать в качестве залога при получении кредита;
• Коммерциализированная интеллектуальная собственность обеспечивает защиту от конкурентов, в частности защита от недобросовестной конкуренции, на период вывода на рынок новой продукции;

Коммерциализация интеллектуальной собственности в Украине является достаточно сложным процессом, связанный с необходимостью учета множества факторов, влияющих на конечный результат. Это накладывает на предпринимателей определенный груз, связанный со знанием норм и правил обращения с объектами интеллектуальной собственности, а также с практическими навыками их коммерциализации. В статье будут рассмотрены наиболее распространенные аспекты коммерциализации интеллектуальной собственности.

Проблематика оценки объектов интеллектуальной собственности в Украине

Интерес к оценке объектов интеллектуальной собственности год от года стабильно увеличивается. Современные владельцы и руководители ведущих предприятий Украины знают, что оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов играет не последнюю роль в общей оценке собственности компании. Можно сказать, что интеллектуальная собственность открывает новые рыночные горизонты и становится главным активом предприятия.

Необходимость в оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов возникает: при внесении ИС в качестве вклада в уставный капитал; при уступки прав на объекты интеллектуальной собственности; для определения стоимости лицензий на использование интеллектуальной собственности; перед приватизацией или продажей бизнеса; перед переговорами с потенциальными инвесторами и кредиторами; в случае необходимости определения ущерба от нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности; для определения размеров авторского вознаграждения; при постановке интеллектуальной собственности на баланс при инвентаризации.

Сегодня процесс становления системы правового регулирования оценочной деятельности в Украине находится на стадии глобальной реформации. Еще 20 лет назад лет были заложены основы системы законодательства этой сферы, которые сегодня почти не изменились. Со временем возникли проблемы в функционировании ее отдельных элементов, которые замедлили становления инновационной модели развития страны.

В общем основными документами, регулирующими оценочную деятельность интеллектуальной собственности, являются: Закон Украины «Об оценке имущества и профессиональной оценочной деятельности в Украине»; Национальный стандарт «Общие основы оценки имущества и имущественных прав», так же известные в Украине и за рубежом подходы, методы и стандарты оценки объектов интеллектуальной собственности.

Без должного внимания законодателя остались вопросы оценки имущественных прав интеллектуальной собственности с целью их отражения в бухгалтерском учете.

Много надежд было возложено на Постановление КМУ «Некоторые вопросы проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством» от 04.03.2013 №231, однако конечная принята редакция этого регулятивного акта внесла больше путаницы в сфере оценочной деятельности , чем полезных изменений и улучшений.

Как следствие, 23.09.2014 Постановление КМУ от 04.03.2013 №231 утратившим силу одновременно с вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно вопросов оценочной деятельности» и постановления КМУ от 21.09.2014 №358 «О проведении оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством ». Фактически, постановление КМУ №358 вернула прежние старые механизмы проведения оценки, при которых специалисты выносить свое заключение, руководствуясь формулами соответствующих Национальных стандартов.

Также следует констатировать, что на сегодняшний день нет унифицированных методик и подходов оценки имущественных прав интеллектуальной собственности. Однако это обстоятельство является более позитивным моментом, чем наоборот, ведь специфика оценки нематериальных активов требует подходить к этому вопросу индивидуально.

Среди подходов оценки имущественных прав наиболее распространены: затратный подход, сравнительный (рыночный) подход и доходный подход.

Затратный подход оценки имущественных прав интеллектуальной собственности основывается на определении стоимости затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки.

Затратный подход применяется для определения остаточной стоимости замещения (воспроизведения) имущественных прав интеллектуальной собственности путем вычитания из стоимости воспроизведения (замещения) величины износа.

Сравнительный подход используется при наличии достоверной, доступной, достаточной по объему информации о ценах продаж, цены предложения подобных объектов и условия подобных договоров о распоряжении имущественными правами на такие объекты.

Суть сравнительного подхода заключается в определении стоимости таких объектов на основе информации о ценах продажи (предложения) объектов подобного назначения и полезности, сложившихся в результате заключения подобных договоров или намерений относительно их заключения.

Доходный подход к оценке имущественных прав интеллектуальной собственности основывается на применении оценочных процедур перевода ожидаемых доходов в стоимость объекта оценки.

Доходный подход применяется для оценки имущественных прав интеллектуальной собственности в случае, когда, возможно, определить объем дохода, который получает или может получать юридическое или физическое лицо, которому принадлежат такие права, от их использования.

Выбор подходов и методик осуществляют специально обученные специалисты, имеющие опыт как в патентно-правовой сфере, так и в сфере бухгалтерии нематериальных активов. Официальную оценку могут делать только организации, имеющие лицензию на проведение оценочной деятельности.

Особенно важным фактором оценки имущественных прав интеллектуальной собственности является деловая репутация фирмы или «goodwill» (гудвилл), как это понятие определяется во всем мире. Позиционирование компании на рынке, применении маркетинговые приемы, фирменный стиль компании, охватывающий бланки, конверты, форму сотрудников, дизайн офисов и оформление транспортных средств плюс «неписаные правила» взаимоотношений с партнерами - все то, что определяет неповторимый облик фирмы, непосредственно влияет на результат оценки объектов ИС, принадлежащих этой фирме.

Итак, все положительные обстоятельства, связанные с имиджем фирмы - фирменное наименование, географическое положение, особенности сбыта и снабжения, использование ноу-хау в производственном процессе и управленческих ноу-хау в процессе маркетинга являются элементами «goodwill». Стоимость «goodwill» определяют как разницу между покупной ценой предприятия и балансовой стоимостью его активов.

В итоге следует отметить, что возможности, которые открываются перед предприятиями при оценке объектов ИС в настоящее время в Украине еще не до конца осознаны. И здесь главное понять, что любые объекты ИС - это потенциальные экономические резервы вашего предприятия.

Залог имущественных прав объектов интеллектуальной собственности

Сейчас внедряется практика предоставления банками инвестиционных кредитов, обеспечиваемых залогом стоимости имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, очень часто изобретатель не обладает другим имуществом, которое можно было бы использовать в качестве залога для банка или частного кредитора. Поэтому на сегодня остается интересным вопрос о возможности залога имущественных прав объектов интеллектуальной собственности при получении кредита.

Так, в ст. 4 Закона Украины «О залоге» определено, что предметом залога могут быть имущество и имущественные права. К тому же в соответствии с ч. 3 ст. 424 Гражданского кодекса Украины (далее - ГКУ) имущественные права интеллектуальной собственности могут в соответствии с законом быть предметом договора залога и других обязательств, а также использоваться в других гражданских отношениях.

Однако следует помнить, что к регулированию правоотношений, возникающих при залога имущественных прав интеллектуальной собственности применяются не только общие нормы залогового права, но и довольно специфические нормы, регулирующие порядок распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности.

Например, при передаче в залог имущественные права интеллектуальной собственности на коммерческое наименование следует помнить, что в соответствии с ч. 2 ст. 490 ГКУ такие права передаются другому лицу только вместе с целостным имущественным комплексом лица, которому эти права принадлежат, или его соответствующей части.

Аналогичное ограничение предусмотрено для передачи права предыдущего пользователя на изобретение, полезную модель, промышленный образец (ч. 2 ст. 470 ГКУ).

Отдельно следует учитывать срок действия имущественных прав интеллектуальной собственности. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 496 ГКУ имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку действуют в течение десяти лет с даты, следующей за датой подачи заявки на торговую марку. Итак, срок действия залога таких объектов интеллектуальной собственности ограничен сроком действия их имущественных прав.

Также следует отметить, что банки очень придирчиво относятся к вопросу выдачи кредита под залог имущественных прав интеллектуальной собственности из-за существования многих рисков.

В частности, на практике встречаются случаи досрочного прекращения или признания недействительными имущественных прав интеллектуальной собственности на определенный объект, не зависящие от воли залогодателя или залогодержателя. Поэтому важно для кредитора заранее проверить отсутствие у должника или связанных с ним лиц свидетельств, конкурирующих патентов и заявок на них. Для проверки этих обстоятельств необходимо провести «дью дилидженс» (проверку) свидетельств и патентов, требует дополнительных затрат.

Второй риск, что снижает привлекательность имущественных прав интеллектуальной собственности в качестве залога - это их неустойчивая ликвидность. Если объект интеллектуальной собственности недостаточно коммерциализированный и прекращает приносить доход, то вряд ли он может быть реализован банком в качестве залога, в случае невозврата кредита его сложно будет продать.

Также беспокойство кредитора может вызвать отсутствие в Украине действенного механизма обращения взыскания на имущественные права интеллектуальной собственности и перевода исключительных прав с залогодателя на залогодержателя. Из практики, если договором не предусмотреть внедоговорная порядок обращения взыскания на имущественные права интеллектуальной собственности, то приобрести заложенные имущественные права на объект интеллектуальной собственности в судебном порядке из-за несовершенства действующего законодательства крайне трудно.

Внесение имущественных прав объектов интеллектуальной собственности в уставный капитал

Уставный капитал юридического лица - это зарегистрированный в установленном законом порядке и закрепленный в учредительных документах денежный эквивалент имущества, которое должно быть передано предприятию в собственность в виде взносов для обеспечения его хозяйственной деятельности и как уплата его участниками получаемых ими имущественных прав.

Вкладом в уставный капитал, кроме средств, ценных бумаг и различных материальных ценностей могут быть также имущественные права интеллектуальной собственности. Это предусмотрено, в частности, ч. 3 ст. 424 ГКУ и ч. 1 ст. 86 ХКУ.

В соответствии со ст. 13 Закона Украины «О хозяйственных обществах» денежная оценка вклада участника хозяйственного общества осуществляется по согласию участников общества, а в случаях, установленных законом, она подлежит независимой экспертной проверке.

Следовательно, для определения стоимости (денежной оценки) имущественных прав объекта интеллектуальной собственности, будут вноситься в уставный капитал, учредителю (участнику) необходимо обратиться к независимой экспертной оценки, как это предусмотрено Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельность в Украине».

Также надо учитывать, что ч. 3 ст. 424 ГКУ предусматривает, что имущественные права интеллектуальной собственности могут быть вкладом в уставный капитал юридического лица «в соответствии с законом». В свою очередь в соответствии со ст. 1107 ГКУ распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности осуществляется на основании конкретных договоров, обязательно заключаются в письменной форме.

Итак, в случае внесения имущественных прав интеллектуальной собственности в уставный капитал хозяйственного общества последнее становится собственником прав на соответствующий объект только на основании заключенного договора о передаче (отчуждение) имущественных прав интеллектуальной собственности на такой объект.

К тому же следует отметить, что при принятии решения о внесении имущественных прав интеллектуальной собственности в уставный капитал хозяйственного общества необходимо учитывать особенность правовой охраны соответствующего объекта.

К тому же сроки действия имущественных прав на определенные объекты интеллектуальной собственности сравнительно небольшие, а потому целесообразно отдавать предпочтение имущественным правам на знаки для товаров и услуг, объекты авторского права, объекты смежных прав и изобретения, срок действия имущественных прав которых значительно длиннее.

Итак, учитывая специфику правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, до внесения имущественных прав интеллектуальной собственности в уставный капитал хозяйственного общества в первую очередь необходимо тщательно проверить:

• Кто является владельцем прав на соответствующий объект интеллектуальной собственности;
• Есть права третьих лиц относительно соответствующего объекта, подтвержденные договором залога, лицензионным договором и тому подобное;
• Возможность использования объекта интеллектуальной собственности хозяйственным обществом, в уставный капитал которого вносятся имущественные права на такой объект;
• Срок действия имущественных прав на объект интеллектуальной собственности.

Действующее законодательство Украины предусматривает ограничение по формированию уставного капитала некоторых видов хозяйственных обществ за счет нематериальных активов.

Так, ч. 2 ст. 6 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» указано, что при создании финансового учреждения или в случае увеличения размера зарегистрированного уставного (составленного) капитала, уставный (складочный) капитал должен быть оплачен только в денежной форме и размещен на банковских счетах коммерческих банков.

К таким учреждениям относятся банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, учреждения накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционные фонды и компании и другие юридические лица, исключительным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг.



Количество показов: 1970
Рейтинг:  3.3