Проблемные вопросы прав интеллектуальной собственности работодателя на объекты интеллектуальной собственности, созданные работниками

17.12.2014

Проблемные вопросы прав интеллектуальной собственности работодателя на объекты интеллектуальной собственности, созданные работниками

Законодательство Украины содержит многочисленные пробелы и противоречия в сфере регулирования прав интеллектуальной собственности (ИС) работодателя на трудовую интеллектуальную собственность, то есть объекты интеллектуальной собственности (ОИС), созданные работниками в связи с выполнением трудового договора. Это важно помнить при оформлении трудовых отношений с соответствующим работником.

Особенно уместна эта рекомендация для бизнеса, основным активом которого является трудовая интеллектуальная собственность, ведь недостаток внимания к этому вопросу на этапе установления трудовых отношений, когда при трудоустройстве сотрудника есть необходимость составления подробного положительного резюме онлайн, так называемого Resume Builder, как, например, предлагает компания Upjobs.Ru, в дальнейшем может значительным образом осложнить использование работодателем ОИС, созданных работниками за его счет и в связи с выполнением трудового договора , втянуть в обременительные переговоры с работниками и судебные споры.

Действительно, если работодатель не имеет трудовых или гражданско-правовых договоров со своими работниками, а процесс создания ОИС не формализованы должным образом (отсутствуют рабочие задачи, должностные инструкции и т.п.), работники могут претендовать:

• На совместное с работодателем использование ОИС, созданного их творческим трудом, если такой объект будет отнесен к ОИС, созданных в связи с выполнением трудового договора, или
• На все исключительные имущественные права на ОИС, если он будет определен как созданный не в связи с выполнением трудового договора.

В обоих случаях работники могут выдвигать требования о выплате им вознаграждения за создание и / или использование ОИС и / или прекращения использования ОИС работодателем или третьими лицами, которым такое право предоставлено работодателем без согласия работников.

Также следует помнить, что ненадлежащее правовое оформление прав ИС на уровне «работодатель - работники» может повредить использованию прав на этот ОИС на уровне «работодатель - клиенты».

Объект, созданный в связи с выполнением трудового договора

Сначала следует выяснить, на какие именно созданные работником ОИС может претендовать работодатель, поскольку в соответствии с законодательством Украины не все созданные работником ОИС будут считаться созданными в связи с выполнением трудового договора. Если, например, разработчик компьютерных программ нарисует картину, работодатель не будет иметь никаких прав на это произведение.

Анализ норм общего и специального законодательства, а также соответствующей судебной практики позволяет выделить следующие основные признаки, присущие ОИС, созданном в связи с выполнением трудового договора (специальные законы в сфере интеллектуальной собственности в этом контексте в основном оперируют понятиями «служебное произведение» или «служебное изобретение»):

• Работник создал ОИС в течение срока действия трудового договора с работодателем и за его счет (в т.ч. например, с использованием материалов и информации работодателя),
• Создание ОИС входило в трудовых обязанностей этого работника, определенных трудовым договором должностными инструкциями, или в соответствии с письменного служебного поручения (задания) работодателя, который имеет непосредственное отношение к специфике деятельности работодателя.

Определенные дополнительные признаки прямо предусмотрены законодательством для служебного изобретения. Так, служебное изобретение должен быть создан с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя.

Отдельно стоит напомнить, что результат труда работника будет считаться ОИС, если он является результатом именно творческого труда. Так, техническая или организационная помощь работника при создании ОИС не будет считаться творческой и, соответственно, не приведет к возникновению прав ИС на результат этой работы.

Правовая коллизия

Работник создал ОИС в связи с выполнением трудового договора. Возникает вопрос, какой объем прав ИС будет иметь работодатель на этот ОИС.

Имущественные права на ОИС стороны могут распределить по своему усмотрению, хотя в большинстве случаев работодатель оставляет все исключительные имущественные права ИС за собой. Если стороны не определили условия распределения между собой имущественных прав ИС в договоре, применению подлежат соответствующие нормы законодательства.

Гражданский кодекс

Гражданский кодекс Украины предусматривает, что имущественные права интеллектуальной собственности на ОИС, созданный в связи с выполнением трудового договора, принадлежат работнику, который создал этот объект, и юридическому или физическому лицу, где или у которого он работает, совместно, если иное не установлено договором. Однако особенности осуществления имущественных прав интеллектуальной собственности на ОИС, созданный в связи с выполнением трудового договора, могут быть установлены законом.

Специальные законы в сфере ИС

В то же время, специальные законы в сфере ИС определяют, что исключительное имущественное право на ОИС принадлежит работодателю, если иное не предусмотрено трудовым договором (контрактом) и (или) гражданско-правовым договором между работником и работодателем. Вместе с тем, определенные особенности осуществления этого права установлены для отдельных ОИС, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы и тому подобное. Так, в соответствии со специальными законами в области промышленной собственности, право на получение патента на объект промышленной собственности имеет работодатель работника-изобретателя, но это право переходит к работнику-изобретателя, если работодатель в течение 4 месяцев с даты получения от изобретателя сообщения о создании ОИС НЕ направит заявку на получение патента или не передаст это право другому лицу, или не примет решение о сохранении ОИС как конфиденциальной информации. Важно, что срок сохранения работодателем ОИС как конфиденциальной информации в случае его неиспользования не должен превышать 4 лет. В противном случае право на получение патента на соответствующий ОИС переходит к работнику.

Решение коллизии

Таким образом, специальные законы и Гражданский кодекс совершенно по-разному регулируют распределение имущественных прав ИС на ОИС, созданный в связи с выполнением трудового договора, между работодателем и работником. «Разнобой» в регулировании осложняется также особыми правилами осуществления прав ИС для некоторых категорий ОИС. Но поскольку Гражданский кодекс выше актом в иерархии законов по сравнению с другими законами, регулирующими гражданские отношения, и был принят позже, по моему мнению, эта коллизия должна решаться в пользу Гражданского кодекса в соответствии с принципами lexsuperior и lexposterior с учетом особых правил осуществления прав ИС для некоторых категорий ОИС.

Такой позиции (по крайней мере, в отношении объектов авторского и смежных прав) придерживаются высшие суды, пытаясь в своих разъяснениях унифицировать судебную практику в решении споров об авторских и смежных прав на ОИС, созданных в связи с выполнением трудового договора. Хотя на практике такие разъяснения остаются на уровне принципов (рекомендаций), как правило, суды Украины руководствуются ими при решении соответствующих споров.

Совместные права

На практике установленный Гражданским кодексом Украины правовой режим владения общими имущественными правами интеллектуальной собственности на ОИС, созданный в связи с выполнением трудового договора, означает, что ни одна из сторон не имеет права осуществлять имущественные права на служебное произведение без согласия другой стороны. Иными словами, каждая из сторон имеет право пользоваться соответствующими правами по ОИС самостоятельно или предоставлять / отчуждать такие права третьим лицам только с согласия другой стороны. Также это означает, что работодатель и работник имеют общее право на получение соответствующих регистрационных документов на ОИС (свидетельств, патентов).

Также следует учитывать, был создан ОИС одним работником или коллективом. В большинстве случаев, когда речь идет о ОИС, созданный в связи с выполнением трудового договора, речь идет о коллективный труд нескольких работников. В таком случае необходимо получать согласие не от одного работника, а от нескольких (при условии, что их участие в создании ОИС была творческой).

Очевидно, что такой порядок может значительно затруднить пользование ОИС для работодателя, так как ему придется каждый раз получать соответствующее согласие от работника. А то может поставить предоставление такого согласия получением соответствующего вознаграждения за каждое использование ОИС. А насколько этот процесс может осложниться при увольнении работника, можно только представить, ведь прекращения трудового договора не прекращает соответствующие имущественные права работодателя или работника на ОИС. На практике это означает, что даже при прекращении трудовых отношений работодатель не сможет самостоятельно пользоваться своими правами и будет вынужден получать согласие бывшего сотрудника, если не договорится с ним об отчуждении всех прав на ОИС раз и навсегда в пользу работодателя.

Заработная плата VS. вознаграждение по ОИС

Еще одним проблемным аспектом в сфере трудовой интеллектуальной собственности, не урегулирован четко законодательством и вокруг которого на практике возникает много вопросов, является выплата работнику вознаграждения за создание и / или использование ОИС.

На практике сложился подход, согласно которому заработная плата, уплачиваемая работнику за выполнение его трудовых обязанностей, связанных с созданием ОИС, включает в себя также вознаграждение за создание ОИС (при условии, что соответствующая оговорка предусмотрено трудовым договором), поэтому дополнительно и отдельно такое вознаграждение работнику может не выплачиваться.

Такой подход имеет определенное основание, особенно в тех случаях, когда создание ОИС является основным профилем деятельности работодателя и основной трудовой функцией работника, для осуществления которой он, собственно, и нанимался. Но поскольку такой подход не совсем соответствует требованиям действующего законодательства, его применения на практике является достаточно рискованным. Учитывая то, что суды при разрешении споров с участием работников зачастую принимают их сторону, рекомендуется платить такое вознаграждение работнику хотя бы при особом ценные и прибыльные для работодателя ОИС.

Соответствии со специальными законами в сфере интеллектуальной собственности, работник имеет право требовать выплату работодателем вознаграждения за создание и / или использование ОИС. Причем хотя законодатель прямо не запрещает включить такое вознаграждение в состав заработной платы, анализ норм соответствующего законодательства приводит к выводу, что вознаграждение не является тождественной заработной плате, и ее выплата не зависит от того, кому принадлежат исключительные имущественные права ИС на ОИС.

Размер и критериев для вычисления такого вознаграждения законодательством не установлены. Стороны могут согласовать их самостоятельно, ориентируясь при этом на минимальные ставки, предусмотренные действующим законодательством для различных ОИС, если прибыль от использования конкретного ОИС незначительный (или вообще отсутствует), или на размер полученной прибыли, если он является существенным. Такой подход в целом будет соответствовать предписаниям специальных законов в сфере промышленной собственности, в соответствии с которыми размер вознаграждения должен быть сопоставим с экономической ценностью ОИС и / или другой выгоды, которая может быть получена либо уже получена работодателем.

Личные неимущественные права ИС на ОИС

Личные неимущественные права интеллектуальной собственности на ОИС, созданный в связи с выполнением трудового договора, принадлежат работнику, который создал этот ОИС. Такие права состоят из двух основных групп:

• Право на признание лица создателем (автором, изобретателем и т.п.) ОИС и
• Право на неприкосновенность ОИС.

Эти права не зависят от распределения имущественных прав ИС и навсегда остаются за работником, даже если все исключительные имущественные права на ОИС принадлежат или переданы работодателю. Личные неимущественные права не могут быть отчуждены, но некоторые из них (например, право на неприкосновенность произведения) могут принадлежать также наследникам работника.

Необходимость соблюдения таких прав может представлять определенную неловкость для работодателя, однако стороны могут в договорном порядке договориться об определенном порядке пользования ими, несколько оптимизировав пользования ОИС работодателем. Такие договоренности будет уместно закрепить в трудовом или в соответствующем гражданско-правовом договоре с работником. Например, это можно сделать в отношении права на имя - относительно ОИС, принадлежащих к объектам авторского права, работник может запретить работодателю указывать имя автора при каждом использовании ОИС работодателем или третьим лицом, поскольку автор желает остаться анонимом.

Рекомендации

Положительным является то, что законодательство Украины предусматривает определенную диспозитивность - возможность работодателя и работника договориться о соответствующем договоре о другом распределении исключительных имущественных прав, чем тот, что закреплен законодательством. Такая возможность установлена как специальными законами в сфере ИС, так и Гражданским кодексом. Пользуясь этой возможностью, стороны могут договориться о принадлежности работодателю даже всех исключительных имущественных прав ИС на ОИС с момента его создания.

При этом выбор того или иного договорного механизма значительным образом зависит от того, планируется оформить права работодателя на уже созданный ОИС postfacto или по ОИС, которые могут быть созданы работниками в будущем.

Оформление прав на ОИС, которые уже созданы работниками

С целью оформления всех исключительных имущественных прав ИС на уже созданный работником ОИС рекомендуется заключать договоры передачи (уступки) всех таких прав между работодателем и соответствующими работниками, которые своим творческим трудом участвовали в создании ОИС.

Среди условий, которые должен содержать такой договор в соответствии с законодательством Украины, особое внимание следует обратить на следующие:

• Описание и детализация соответствующих ОИС в той степени, что позволит легко идентифицировать эти объекты и исключить в будущем споры, по которым именно ОИС передаются права;
• Перечень всех имущественных прав интеллектуальной собственности на ОИС, которые будут уступлены, и перечень всех возможных способов использования ОИС. Не указаны права и способы будут считаться не переданными;
• Размер (или порядок вычисления) и порядок выплаты вознаграждения за передачу всех исключительных имущественных прав ИС. Это условие является обязательным для таких договоров.

Важно!

1) Если права на ОИС уже предоставлены третьим лицам

Не рекомендуется заключать договоры о передаче исключительных имущественных прав от работника (ов) к работодателю на стадии пользования правами на ОИС, то есть когда работодатель уже без согласия работника, создал ОИС, распорядился этими правами в пользу третьих лиц. В таком случае заключения такого договора может оказаться неправильно механизмом для оформления прав. Более того, оно может быть основанием для признания недействительными уже заключенных соглашений о распоряжении работодателем права на соответствующий ОИС в пользу третьих лиц, поскольку подтвердит, что на момент заключения договоров с третьими лицами работодатель не имел соответствующих прав.

В таком случае можно посоветовать работодателю или согласовать с работником получения от него заявления об отсутствии возражений / претензий, которой работник подтвердит, что не возражает против такого распоряжения правами, или заключить между работодателем и работником или между работником и третьим лицом, которому были переданы права, договоры о признании работником прав третьего лица на соответствующие ОИС.

2) ОИС, созданные работниками в соавторстве

Если ОИС был создан несколькими работниками, работодателю необходимо получать согласие на распоряжение им от коллектива таких работников, заключая один договор со всеми работниками или отдельный договор с каждым. Плата за передачу прав распределяется между работниками или в равных долях, или в зависимости от участия каждого в создании ОИС.

3) Соблюдение личных неимущественных прав

Автор (разработчик) в договоре с работодателем может запретить упоминать свое имя (имя автора) при использовании ОИС работодателем или любой третьей стороной, ссылаясь на то, что автор хочет остаться анонимом.

Оформление прав на ОИС, которые будут созданы работниками в будущем

С целью надлежащего оформления прав ИС работодателя по ОИС, которые будут разработаны работниками в будущем, рекомендуется, чтобы трудовые договоры закрепляли приведены ниже положение. Это может быть сделано путем внесения соответствующих изменений в уже заключенных договоров или заключения трудовых договоров в письменной форме, если раньше они заключались только в устной форме. Среди таких положений:

• Принадлежность работодателю всех исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на ОИС, созданный работником в связи с выполнением трудового договора;
• Размер вознаграждения за создание и / или пользования ОИС или порядок ее расчета и выплаты;
• Трудовые обязанности работника, которые четко предусматривают создание ОИС. Они могут быть прямо предусмотрены в трудовом договоре, или закреплены в должностных инструкциях этого работника;
• Обязанность работника немедленно сообщать работодателю о создании ОИС с предоставлением всех необходимых материалов, касающихся его;
• Соответствующие условия о сохранении работником конфиденциальности материалов, связанных с ОИС.

Важно!

1) Соблюдение законодательства о труде

Дополнение уже существующих трудовых договоров положениями о ОИС или заключения письменных трудовых договоров с соответствующими положениями, если раньше такие договоры были заключены в устной форме, может рассматриваться как изменение существенных условий труда в соответствии с законодательством о труде. В связи с этим рекомендуется соблюдать процедуры изменения существенных условий труда, установленной соответствующим законодательством, включая заблаговременное уведомление работника.

2) Распределение прав

Важно использовать соответствующие формулировки, предусматривающие именно распределение прав интеллектуальной собственности, а не их передачи (отчуждения), во избежание риска отнесения таких договоров к договорам о передаче прав, для которых законодательством установлены определенные дополнительные требования, несоблюдение которых может привести к признанию договора недействительным. Например, предметом договора о передаче прав на использование произведения не могут быть права, которых не было на момент заключения договора.

3) Перечень имущественных прав интеллектуальной собственности

Дополнительно с положениями о принадлежности всех исключительных имущественных прав работодателю рекомендуется определить перечень прав ИС, которые будут принадлежать работодателю, а также исчерпывающий перечень возможных способов использования ОИС для избежания в будущем споров, по которым права и способов осуществлено распределение между сторонами.

Учитывая многочисленные «белые пятна» в законодательстве, регулирующем трудовую интеллектуальную собственность, для работодателя очень важно, применив определенный творческий подход, с самого начала правильно документально оформить как процесс создания ОИС, так и распределение исключительных имущественных прав на них. В будущем такая осмотрительность поможет избежать длительных переговоров и судебных споров с работниками.



Количество показов: 3562
Рейтинг:  3.44