Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Право на интеллектуальную собственность идентичной торговой марки

Право на интеллектуальную собственность идентичной торговой марки 25.09.2015

Право на интеллектуальную собственность идентичной торговой марки

Одновременная регистрация идентичных торговых марок в Украине на имя нескольких несвязанных лиц возможна. Однако наиболее вероятным является то, что получить ее придется в результате обжалования в суде отказа Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (далее - ГСИСУ) в регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Представим ситуацию, когда есть определенная иностранная компания с условным наименованием ABC и расположением в стране Парижского союза, которая существует уже много лет, и ее товары с обозначением ABC и наименованием компании ABC на упаковке завозились долгое время в Украине и даже рекламировались на некоторых украинских выставках. И разрешающая часть ее коммерческого наименования является такой же как и обозначение ABC, которым эта компания маркировали упаковки своих товаров.

Компания действующую в стране своего происхождения регистрацию торговой марки ABC, однако заявление на регистрацию обозначения ABC как торговой марки именно в Украине компания не подавала и не делали этого импортеры ее продукции. Причины, почему они все этого не сделали, сейчас не имеют значения.

На определенном этапе компания ABC решила подать сразу во многих странах, где ранее она не имела регистраций торговой марки ABC, заявление на регистрацию обозначения ABC как торговой марки, в том числе и в Украине.

Во время экспертизы по поданной заявке Укрпатент сообщает компанию ABC о том, что марка не будет зарегистрирована, поскольку в Украине есть более ранняя и недавно зарегистрированная на имя какого-либо физического лица идентична торговая марка ABC для тех же товаров и услуг.

Выход есть

На первый взгляд Укрпатент прав, ибо закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» прямо устанавливает запрет на регистрацию более позднего обозначения как марки в такой ситуации.

Однако, дальнейший анализ законодательства открывает способ обойти указанный запрет, предоставив, для начала, мотивированный ответ в Укрпатент со ссылкой на законодательство, и доказательства, подтверждающие необходимые факты. В этом помогает ст. 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности. В ней указано, что каждый товарный знак, надлежащим образом в стране происхождения, может быть заявленным в других странах Союза и охраняется таким, какой он есть. Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в 4-х случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где требуется охрана

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, которые могут применяться в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, или ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где требуется охрана

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку, особенно, если они могут ввести в заблуждение общественность;

4) регистрация и использование торговой марки является проявлением запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности недобросовестной конкуренции со стороны компании ABC.

Закон Украины «О международных договорах Украины» предусматривает, что нормы международного договора имеют преимущество в применении относительно норм, предусмотренных актами законодательства Украины. Именно тезис «торговые марки, ....., могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь» в ст. 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности исключает применения положений Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», которыми установлены основания для отказа в регистрации торговых марок в этой ситуации, ведь компания ABC, находится в стране Парижского союза и имеет там действующую регистрацию торговой марки ABC, подала обозначения ABC на регистрацию в Украине.

Основания отказа

Первое основание для отказа, предусмотренная ст. 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности, не будет применяться по той причине, что ГСИСУ не имеет полномочий устанавливать, могут заявленные обозначения затронуть права, приобретенные третьими лицами в Украине.

Кроме того, ст. 16 Соглашения о торговых аспектах интеллектуальной собственности предусматривает, что права собственника зарегистрированного товарного знака не должны наносить никакого вреда имеющимся приоритетным правам. То же, но другими словами, указано в ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» о том, что права собственника свидетельства на знак не распространяются на осуществление любого права, возникшего до даты подачи заявки (или даты приоритета).

Я уже говорил о том, что компания ABC поставляла в Украину товары, маркированные обозначением ABC. На упаковке товаров также было размещено наименование компании ABC. Пленум Высшего хозяйственного суд Украины в постановлении №12 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности» от 17 октября 2012 отметил, что к правоотношениям, возникшим после 1 января 2004, может применяться Положение о фирме, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.06.1927 г.., в той части, в которой оно не противоречит законам Украины. В решении Печерского районного суда города Киева от 30 мая 2012 по делу №2-4575 / 11 по иску частного предприятия «инкл-Киев» в ОСОБА_2 ГСИСУ о признании недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг, указано, что способы использования фирменного наименования, предусмотренные в абз. 1 п. 8 Положения о фирме, и способы использования знака для товаров и услуг, приведены в абз. 3 п. 2 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», тождественны - это использование на вывесках, в рекламе, на товарах, их упаковке, на бланках, на счетах и ​​т.

То есть, если будут доказаны факты о пользовании коммерческим наименованием, а также факты поставки товаров с обозначением АВС в Украине, их рекламы, и при отсутствии в ГСИСУ полномочий устанавливать возможность нарушения прав третьих лиц, в нее не останется аргументов относительно применения к компании АВС первой основания для отказа, установленной ст. 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Вопрос, поднятый в этом месте, является частью еще большей проблемы, а именно применение ГСИСУ оснований для отказа в предоставлении правовой охраны, предусмотренных абз. 1-4 п. 3 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (существование более ранних торговых марок, известных фирменных наименований). Недавно ГСИСУ открыла доступ к интерактивной базы данных «Заявки на знаки для товаров и услуг, принятые к рассмотрению», которая предоставляет возможность ознакомиться с заявками с целью представления возражений против регистрации. В постановлении Киевского апелляционного хозяйственного суда по делу №54 / 7 от 11.07.2011 г.. Основание, предусмотренное абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона, рассматривается именно как «относительная». А из постановления Высшего административного суда Украины от 22 октября 2014 по делу № К / 9991/52239/12 понятно, что истец был заинтересован в отказе в предоставлении охраны знака и подавал возражения, с учетом которых учреждение экспертизы подготовил заключение об отказе в предоставлении правовой охраны на основании абз. 4 п. 3 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». В Методических рекомендациях по отдельным вопросам проведения экспертизы заявки на знак для товаров и услуг, доступных на веб-сайте Укрпатента, в п. 11.5 указано, что экспертиза заявленного обозначения на наличие к нему основания для отказа в предоставлении правовой охраны из-за сходства с фирменным наименованием, известным в Украине, не проводится, если на этом основании не представлены возражения.

Но почему не проводится? Относительно ранее зарегистрированных торговых марок проводится, даже при отсутствии возражений со стороны третьих лиц, а в отношении фирменных наименований, известных в Украине, не проводится, хотя императивность общего запрета регистрации, установленная абзацем 1 п. 3 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», одинакова по всем основаниям, предусмотренным в п. 3 ст. 6 Закона. Необходимо обратить внимание на то, что в Законе Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» прямо не предусмотрено, что ГСИСУ применяет относительные основания автоматически, без обращения заинтересованного лица с возражениями против регистрации в ГСИСУ.

Такая неясность в толковании положений Закона ведет к выводу, что применение оснований для отказа в предоставлении правовой охраны, в том числе предусмотренных абз. 2-4 п. 3 ст. 6 Закона, зависит от того, затрагивает подана заявка и потенциальная регистрация интересы других лиц и обращались такие лица к ГСИСУ с возражениями, как, например, это предусмотрено ст. 8 Регламента (EC) №207 / 2009 от 26 февраля 2009 о торговой марке общества. Если заинтересованное лицо не обращалась с возражениями, тогда ГСИСУ могла бы не противопоставлять поданной заявке ранее зарегистрированные похожи и идентичны торговые марки по тем же причинам, по которым она считает возможным не сравнивать фирменные наименования, известные в Украине, вопреки абзаца 1 п. 3 ст . 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Окончательного решения этого вопроса на данный нет, - 4 сентября 2013 Конституционный Суд Украины своим постановлением №35-у / 2013 по делу №2-35 / 2013 отказал в открытии конституционного производства относительно официального толкования положений абз. 1-4 п.3 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Второе основание для отказа, в большинстве случаев, будет применена, ведь марка уже является зарегистрированной в других странах, так же проверяли ее отсутствия различительной способности.

Хотя нормы морали и понимания общественного порядка могут отличаться в разных странах. Все же то же самое, как и в отношении второго основания, можно утверждать и по отношению к третьей основания, поскольку это одна из абсолютных оснований для отказа, и ведомства стран, где были осуществлены более ранние регистрации, должны были осуществлять проверку обозначения ABC на противоречие морали или публичному порядку , и есть шанс, что обозначение не противоречит морали и общественному порядку в Украине. Что касается введения общественности в заблуждение, то по этому вопросу высказался профессор Боденгаузен в своем комментарии к Парижской конвенции, отмечая, что это положение имеет целью позволить странам-членам Союза отклонить или признать недействительными знаки, содержащие упоминания о наградах, отсутствуют в реальности , которые указывают на кажущиеся качества изделия или дают ложные сведения о его происхождении, намекают на мнимые патенты и тому подобное. Это положение применяется также в отношении знаков, содержащих фальшивые данные о географическом происхождении. В издании Всемирной организации интеллектуальной собственности «Введение в интеллектуальной собственности» отмечается, что в отношении обозначений, которые могут ввести в заблуждение, должна проводиться тест на ошибочность смыслового значения самой торговой марки, когда и ассоциируется с товарами, для которых предлагается. Этот тест следует четко отличать от теста опасности смешивания у потребителей при использовании тождественных или сходных торговых марок на идентичные или однородные товары. То есть, указанные разъяснения указывают, что ложность не определяется только по той основанием, существует ранее зарегистрированная похожа или идентична марка, противопоставляется заявленному на регистрацию обозначению.

Последней, четвертой, основанием для отказа является совершение недобросовестной конкуренции. Однако, ГСИСУ не имеет полномочий определять, является представление и регистрация обозначения, как торговой марки, а также ее возможное использование в будущем, актами недобросовестной конкуренции. Кроме того, поскольку владельцем противоположенной торговой марки является обычное физическое лицо, а не физическое лицо-предприниматель, то есть субъект хозяйствования, то такое физическое лицо не будет оснований заявлять, что в отношении нее совершается недобросовестная конкуренция. Этот аргумент частично подтверждается постановлением Киевского апелляционного административного суда от 2 ноября 2010 по делу № 2а-4 792/09/2670, в которой указано, что требование апеллянта об обязательствах Антимонопольного комитета Украины рассмотреть указанные заявления является необоснованным, поскольку истец не является предприятием. Не будет таких оснований и потому, что компания АВС вместе с своим мотивированным ответом предоставит доказательства использования обозначения АВС в Украине до срока подачи заявки на регистрацию противоположенной торговой марки.

Получив ответ компании АВС с вышеупомянутыми доказательствами, ГСИСУ, скорее всего, окончательно откажет в регистрации на том основании, что заявленное обозначение и торговая марка идентичны, и этим создаст основание для расстановки всех точек над «и» уже в судебном производстве, где ГСИСУ будет возложено бремя доказывания правомерности ее решения.



Количество показов: 692
Автор:  Юрий Карлаш «ООО «Петошевич»» юрист

Возврат к списку



Публикация статей
На данной странице нашего юридического портала размещаются статьи юридической и деловой тематик. В них размещается информация, которая станет полезной в при осуществлении профессиональной деятельности юристами, адвокатами, судебными экспертами, частными детективами, аудиторами и другими профильными специалистами. Статьи , опубликованные на  данной странице защищены авторским правом от не санкционированного копирования информации. При копировании информации с данной страницы обязательным условием является наличие ссылки на первоисточник.